pharmacia.com.ar (Argentina) - Noviembre 2005

En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre del año dos mil
cinco, hallándose reunidos en Acuerdo los Señores Vocales de la Sala
III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos "PHARMACIA &
UPJOHN AKTIEBOLAG c/ FASANO FERNANDO s/ cese de uso de marca", y de
acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

I.-La demanda de fs. 108/120 promovida por la representación de
Pharmacia & Upjohn Aktiebolag -titular de la denominación PHARMACIA
registrada en las clases 1, 5, 9, 10 y 41 del nomenclador marcario-,
con el objeto de obtener el cese de registro del nombre de
dominio "pharmacia.com.ar" registrado por Fernando Fasano en NIC-
Argentina.

A fs. 182/188 se presentó la parte demandada quien contestó la
demanda promovida realizando una categórica negativa de los hechos y
manifestó que a fin de evaluar la buena fe conviene tener en cuenta
que accediendo a "pharmacia.com.ar", el usuario obtiene una
vinculación con las farmacias como así también un servicio venta y
delivery como cualquier otro tipo de información útil al consumidor.-
Por último, solicita la nulidad de las solicitudes de las marcas
PHARMACIA por entender que infringen la ley 22.362 (conf.
contestación de demanda a fs. 182/188).

Resta destacar que a fs. 213, la parte actora obtuvo la suspensión
provisoria del uso de la denominación "pharmacia.com.ar" a través de
la medida cautelar decretada.

II.-El señor Juez de primera instancia a fojas 859/863 hizo lugar a
la demanda y ordenó la abstención de utilizar la marca y denominación
comercial PHARMACIA como nombre de dominio "pharmacia.com.ar".-
En cuanto al planteo de nulidad realizado, el Juez a-quo decidió
decretarlo inoficioso por juzgar que el nulidicente debió deducir el
tema como reconvención, toda vez que constituye una acción
independiente.

Las costas del juicio fueron impuestas a la demandada en su calidad
de vencida (art. 68 del Código Procesal).

III.-A fojas 873 apeló la parte demandada, siendo concedido a fojas
874, fundados a fojas 899/900, los que fueron replicados por la
contraria a fojas. 904/915/vta. Median asimismo, recursos por
honorarios, los que serán tratados conjuntamente por esta Sala al
finalizar el presente acuerdo.

Las quejas esgrimidas por la demandada se refieren a la decisión del
juez a-quo en cuanto no trató el planteo de nulidad realizado, como
así también de la decisión que tuvo por acreditado los legítimos
derechos preferenciales comerciales y marcarios de la demandante.

IV.-Debo señalar que de conformidad con reiterada doctrina de la
Corte Suprema no he de seguir todas las argumentaciones presentadas,
sino sólo las conducentes para resolver el conflicto (Fallos 258:304;
262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre otros más).

V.-Entrando en el análisis de la primera de las quejas esgrimidas por
la recurrente, debo recordar que el señor Juez a-quo decidió -en su
sentencia de fojas 859/863- decretar inoficioso el planteo de nulidad
de las marcas PHARMACIA toda vez que atendiendo al carácter
independiente de la acción como así también ponderando que la
finalidad en sí misma perseguida consiste en el reconocimiento de un
derecho, era deber de la parte demandada articular la pretensión por
vía principal, esto es, a través de la reconvención de la demanda.
Expuesto lo que antecede, y recordando que la finalidad de la
actividad recursiva consiste precisamente en demostrar el desacierto
de la resolución que se recurre y los motivos que tienen para
considerarla errónea. Y como dicha suficiencia se relaciona su vez
con la necesidad de argumentaciones razonadas fundadas y objetivas
sobres los errores incurridos por el juzgador, son inadmisibles las
quejas planteadas que sólo comportan la expresión del mero desacuerdo
con lo resuelto y en modo alguno se hacen cargo del claro enfoque
jurídico utilizado para resolver la cuestión controvertida (conf.
Sala I, causa 16.120/03 del 26.02.2004, entre muchas otras, esta
Sala, causa 5233/98 del 22.03.201).

El memorial de la recurrente -en este punto- no reúne la condición
apuntada, pues disentir con la solución judicial sin fundamentar
debidamente su oposición o sin dar las bases jurídicas a un distinto
punto de vista, no constituye tal acto procesal (conf. Sala I, causas
39.367 del 17.07.1997 y 1/00 del 27.03.2002 y sus citas, entre
otras).

En consecuencia, la apelante se limitó a reiterar los argumentos
esgrimidos al contestar la demanda, todo lo cual conduce a considerar
que el memorial en examen es inhábil a los fines perseguidos, en los
términos del art. 265 del Código Procesal, aún empleando el criterio
amplio que utiliza la Sala en esta materia. Ello determina que -en
este aspecto del recurso- deba declararse desierto (art. 266 del
Código Procesal).

VI.-Finalmente, se queja la recurrente acerca de la decisión del juez
de primera instancia en cuanto tuvo por acreditado el legítimo
derecho comercial y marcario de la actora respecto de la denominación
PHARMACIA.

De las constancias arrimadas al expediente, tengo para mí que
efectivamente la actora resulta titular de la marca "PHARMACIA" en
las clases 1, 5, 9, 10 y 41 del nomenclador marcario (conf informe
del INPI a fs. 304/315). Por su parte, comercialmente ha quedado
acreditado a través de las diferentes contestaciones de oficio que de
diversas droguerías que la firma de la actora resulta conocida bajo
la designación antedicha como así también que se dedica a la venta
directa de productos farmacéuticos y médicos (conf. informes de fs.
269, 300, 334 y pericia contable de fs. 410/411).

A todo lo expuesto, se agrega que ha quedado fuera de controversia
que la actora resulta ser titular del nombre de dominio
www.pharmacia.com, situación que se encuentra avalada por los dichos
del testigo Héctor Oscar Alonso en donde menciona que "1/4cada
subsidiaria tiene su nombre de dominio propio"(conf. fs. 359), como
así también por el informe emitido por el experto informático en
cuanto evidenció a fs. 572/588 que colocando la palabra pharmacia en
distintos buscadores de la red se encontraron diferentes páginas de
la actora.

Pues bien, identificando a los nombres de dominio como "una dirección
de internet expresada con palabras, secuencias de letras o números de
manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha
dirección con el nombre, la marca o un concepto correspondiente a una
persona, empresa u organismo" (conf. Carlos Mercurali, "El desafío de
las marcas en internet" en Derechos Intelectuales, ed. Astrea, nº9,
pág. 76; Diego N. Laurini, "Nombres de dominio y marcas en internet",
LL 2002-A,1029; Fernando Carbao Cascon, "Conflictos entre signos
distintivos y nombres de dominio en Internet", pág. 23, Arazandi,
España, 1999), los mismos constituyen un nombre exclusivo
correspondiente a un protocolo de internet (un número), lo que viene
a ser un punto físico real en internet.

Tal como lo sostuvieran ambas partes, en nuestro país, los nombres de
dominio se registran en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, quien a través de la estructura
conocida como NIC- Argentina, presta los servicios de registración en
internet de los "nombres de dominio de nivel superior Argentina",
posibilitando de esta manera, la prestación de servicios a través de
la red.

Por otro lado, si bien es cierto que al igual que en materia
marcaria, quien llega primero es quien tiene un mejor derecho,
también lo es que dicha prioridad no es absoluta.

En consecuencia, atendiendo a la definición de interés legítimo
como " una de las distintas situaciones jurídicas subjetivas, que no
se encuadra en la noción del derecho subjetivo típico y representa
para el administrado una garantía de legalidad que importa una
utilidad instrumental" (conf. Sala III, causa 6246 " J.J. Evolo S.A.
c/ Chisap S.A. del 10.05.1990), tengo para mí que no parece dudoso
que la firma actora se oponga al uso del nombre de
dominio "www.pharmacia.com.ar" toda vez que podría interpretarse que
éste forma parte de la empresa accionante.

El doctor Jorge Otamendi en su artículo sobre "Conflictos con los
nombres de dominio", publicado en LL.2000-E, 963, estableció que "en
lo que hace a las marcas y designaciones de actividades no notorias,
la posibilidad de hacer cesar el uso del nombre de dominio dependerá
de la posibilidad de confusión que pueda darse entre los productos,
servicios o actividades por un lado, y el contenido del sitio por el
otro.". Determinado ello, resta nada más decir, que en caso de
existir confusión prevalece el derecho anterior.

Desde esta perspectiva y al igual que en el caso que mencionara
precedentemente, la empresa de la parte actora no puede ser privada
de utilizar su designación comercial en internet por cuanto, de lo
contrario se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele
su ingreso a un mercado (en este caso virtual) y comercializar desde
allí sus productos (arts. 27 y 28 de la ley de marcas 22.362).

Si bien es cierto que el principio de especialidad no rige en materia
de nombres de dominio pues contrariamente a lo que sucede con el
registro de marcas, abarcan todos los productos o servicios, por lo
que podría darse la posibilidad de que hubiera más de una persona con
igual interés legitimo para registrar un dominio.

Consecuentemente, estimo que lo relevante para definir el conflicto
consiste en valorar los reales intereses en juego, de modo tal que la
sentencia no se desentienda de un criterio realista y consagre la
solución más adecuada a las circunstancias que ambientan la contienda.

Por último, y remitiéndome al mencionado art. 953 del Código Civil en
cuanto prevé la nulidad no sólo de los actos jurídicos prohibidos por
la ley sino de aquellos que son contrarios a las buenas costumbres o
que perjudiquen derechos de terceros, -todo ello en concordancia con
el artículo 1071- en cuanto dispone que la ley no ampara el ejercicio
abusivo de los derechos, como el que contraría los fines que aquélla
tuvo en miras al reconocerlos, juzgo que el hecho de que quien ha
inscripto como nombre de dominio en Internet una marca ajena se
dedique a comercializar prácticamente la misma clase de productos que
los del titular de la marca, permite presumir que ha actuado de mala
fe al efectuar la referida inscripción, y que este uso abusivo de la
marca ajena como nombre de dominio no ha sido desvirtuado por prueba
alguna.

En consecuencia, aplicando la "Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio" o Política UDRP de la
ICANN -Corporación de Internet de Números y Nombres Asignados-, esto
es ubicándonos en la intersección del ámbito marcario con el de los
identificadores de internet, es decir los nombres de dominio, lo que
se intenta proteger es a los titulares marcarios pero sin dejar de
amparar a los registrantes legítimos de nombres de dominio quienes
pueden seguir en posesión de los dominios cuando tienen derechos o
intereses legítimos y/o cuando no los hayan registrado y usado de
mala fe, a pesar de que el dominio sea idéntico o confundiblemente
similar a la marca del demandante.

A ello deberá agregarse que para que proceda dicha cancelación del
dominio o su transferencia al titular marcario, que el registrante
del dominio carezca de derechos o intereses legítimos, que el
registro haya sido de mala fe y que además el uso del dominio sea de
mala fe, toda vez que si se atendiera a criterios exclusivamente
marcarios para cancelar o transferir un registro de dominio al
titular de marca probablemente no sea imprescindible probar ni el uso
de mala fe del dominio ni el registro de mala fe (conf. esta Sala
causa "Radogowsky A c/ Catania M. s/ cese de uso de marca, fallada el
10.05.2005; con nota al fallo del doctor Roberto A. Bianchi,
publicado en LL. 2005-D, pág. 230).

Como colofón diré que a fin de lograr una armonización entre el
derecho marcario y las normas que reprimen la competencia desleal
juzgo que la resolución apelada deberá ser confirmada en todas sus
partes. (conf. Sala I, causa "Cafre S.A. c/ Informática para
Profesionales SRL" del 13.03.2003).

IX.-Por todo lo expresado en los considerandos precedentemente
citados, voto por la confirmación del fallo apelado en cuanto ha sido
materia de agravios. Las costas de ambas instancias se imponen a la
demandada en su calidad de vencida (art. 68 del Código Procesal).

Fdo.: Graciela Medina - Ricardo Gustavo Recondo

Nota:
Sentencia remitida por Gustavo Tanus al foro [ciberderecho], originalmente publicada en http://www.eldial.com