autofin.com.mx (Mexico) - Transferencia del Dominio - DMX2004-0004

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. v. Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V.

Case No. DMX2004-0004

1. Las Partes

La Demandante es Autofinanciamiento México, S.A. de C.V., representada por Caryne Lozano y Romen Palmero, con domicilio en Delegación Benito Juárez, 03740 México, D.F.

La Demandada es Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V., representada por el Lic. Alejandro Rutilo Gerardo Malacara Ortiz de Montellano, con domicilio en Zapopan, Jalisco, México, con dirección electrónica “autofin@autofin.com.mx”.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <autofin.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Nic México.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”), el 26 de marzo de 2004, y en esa misma fecha el Centro acusó recibo. El 29 de marzo de 2004 el Centro envió a Nic México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral, en relación con el nombre de dominio en cuestión.

El 13 de abril de 2004, Nic México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta, señalando que el demandado es la persona que figura como registrante, y que la comunicación podía realizarse a través del contacto administrativo, host master, indice [hostm 71] e e-mail “hostmaster@indice.net.mx”, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El 13 de abril de 2004, de conformidad con los párrafos 2a, 4a del Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”) el Centro notificó formalmente la demanda a la demandada, dando comienzo el Procedimiento el 13 de abril de 2004.

De acuerdo con el párrafo 5a del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijó para el 4 de mayo de 2004, habiendo la demandada dado contestación dentro del término fijado.

El 14 de mayo de 2004, el Centro nombró al Lic. Martín Michaus, como miembro único del grupo administrativo de expertos, recibiendo la declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El experto único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 31 de mayo de 2004, el panelista consideró que las partes no habían acreditado suficientemente ciertos elementos de relevancia para continuar con el procedimiento y resolverlo, por lo que en esa misma fecha emitió una Orden de Procedimiento, la cual notificó al Centro, misma que quedó sin efecto por petición del mismo panelista, emitiendo una segunda Orden de Procedimiento de fecha 2 de junio de 2004, en la que solicitó a las partes lo siguiente:

(i) La parte demandante deberá exhibir la copia certificada de la declaración administrativa de infracción en contra de Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V., y precisar el estado procesal en que se encuentra. De existir una sentencia de un tribunal superior, también deberá exhibir la copia correspondiente y precisar el estado procesal.

(ii) La parte demandada deberá exhibir copia de la declaración administrativa de nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio 12466, de fecha 31 de julio de 2002, emitida por la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así como copia de la sentencia o resolución que se hubiere emitido como consecuencia de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2003, emitida por la Décima Sala Regional Metropolitana en el expediente 17292/02-17-10-8.

Se indicó a las partes que dicha documentación podía exhibirse en formato electrónico como en papel y courier, tanto al Centro como al panel, y se les hizo notar que no habría más intercambios de información. Se les fijó como fecha para remitir la documentación al Centro y al panelista, antes del 11 de junio de 2004, señalando que se emitiría la decisión sobre el procedimiento antes del 2 de julio de 2004.

Este Panel recibió, con fecha 10 de junio de 2004, de la parte demandante, un escrito al que adjuntó la siguiente documentación:

Copia certificada emitida por la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos del IMPI, del oficio No. 15952 de fecha 28 de noviembre de 2003, que contiene la resolución emitida dentro del procedimiento contencioso 152/2001 (I-148) 3049 II mediante la cual se declararon las infracciones administrativas previstas en el artículo 213, fracción I, III, IX, incisos a) y c) y XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial, en contra de la sociedad denominada Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V., imponiéndole en consecuencia una multa consistente en 20,000 mil días de salario mínimo general.

Manifestó que a la fecha no le ha sido notificado medio, juicio o recurso de impugnación alguno en contra de la resolución citada.

En el mismo escrito indica que no obstante que a la contraparte se le notificó mediante oficio 12466 de fecha 31 de julio de 2002, a efecto de un mejor proveer, adjuntó como anexo No. 2 de su escrito lo siguiente:

(i) Copia simple del oficio No. 12466 de fecha 31 de julio de 2002, mediante el cual se negó la nulidad del registro 487183 AUTOFIN y Diseño, por parte del IMPI.

(ii) Copia simple de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2003, emitida dentro del juicio contencioso administrativo tramitado ante la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el número de expediente 17292/02-17-10-8, por virtud del cual se declaró la nulidad, para efecto de la resolución descrita.

(iii) Así también, exhibió copia certificada de la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2003, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del Juicio de Amparo Directo DA 340/2003-4388, promovido por la parte demandante, en la que se le concedió el amparo en su favor, en contra de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2003 en la que se confirma la resolución dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Así también, la parte demandante exhibió copia simple del Cumplimiento de Ejecutoria de fecha 5 de abril de 2004, mediante el cual se declaró que la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dio cumplimiento a la ejecutoria señalada en el punto que antecede.

Cabe señalar que la parte demandada no exhibió la documentación que le fue requerida dentro del plazo señalado.

4. Antecedentes de Hecho

El Panel, ante lo afirmado en la demanda y contestación y con apoyo en los documentos anexos a ambos escritos, así como del análisis de la información que les fue requerida a las partes, tiene por acreditados los siguientes hechos:

a). De acuerdo con la copia certificada del instrumento notarial No. 99,227, expedido por el Notario Público No. 103 Lic. Armando Gálvez Pérez Aragón, la demandante es una empresa legalmente constituida de acuerdo con las leyes de la República Mexicana, que tiene su domicilio en Insurgentes Sur No. 1235, Col. Extremadura Insurgentes, Delegación Benito Juárez, 03740 México, D.F.

b). La demandante se constituyó con la escritura número veintidós de fecha cuatro de abril de mil novecientos ochenta y tres, bajo la denominación Autofinanciamiento de Automóviles México, Sociedad Anónima de Capital Variable, previo permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por escritura número veinte mil seiscientos ochenta y cinco de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Cambió su denominación por la de Autofinanciamiento México, Sociedad Anónima de Capital Variable.

c). El representante de la sociedad acredita su personalidad con la copia certificada del instrumento notarial No. 99227, antes citado.

d). La demandante, de acuerdo con su objeto social, comercializa bienes muebles nuevos, inmuebles y prestación de servicios, de conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La intervención, administración, dirección de operaciones de compraventa de toda clase de vehículos automotores o medios de transportación y de bienes muebles que la clientela de la sociedad celebra por sistema de autofinanciamiento.

e). La demandante es titular del registro 487183 AUTOFIN y Diseño, para distinguir la prestación de servicios al público de autofinanciamiento y de administración de créditos, correspondientes a la clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. La solicitud de marca se presentó el 12 de diciembre de 1994, y el registro se otorgó el 12 de abril de 1995. Se exhibió copia certificada del título de la marca antes citada.

f). De acuerdo con la copia certificada del testimonio notarial No. 7871 de fecha 23 de febrero de 2001, pasado ante la fe del Lic. Guillermo Ramos Ruíz, notario público No. 80 de la Ciudad de Guadalajara, la demandada es una empresa legalmente constituida, de acuerdo con las leyes de la Ciudad de Guadalajara, Jal.

g). Con el mismo instrumento, citado en el párrafo anterior (inciso f), el representante de la demandada acredita su personalidad para actuar en este procedimiento.

h). Esta empresa se constituyó, según se desprende del mismo instrumento notarial, conforme a la escritura pública No. 1787 del 17 de septiembre de 1995, en la Ciudad de Guadalajara, Jal., a la cual se le denominó Autofinanciamiento Total, Sociedad Anónima de Capital Variable y dentro de sus actividades, su objeto social está la prestación de toda clase de servicios y asesoría en el sistema de autofinanciamiento.

i). La demandada no tiene derechos sobre la marca AUTOFIN, como lo sostiene en el escrito de contestación.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La demandante sostiene que:

(a) Su representada es titular, entre otros, del registro de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño, solicitado el 12 de diciembre de 1994, y otorgado el 12 de abril de 1995. El registro distingue el servicio al público de autofinanciamiento y de administración de créditos.

(b) Precisa que la fecha de concesión del registro es anterior a la fecha de declaración del nombre de dominio <autofin.com.mx>, la cual es el 28 de agosto de 1998.

(c) Sostiene que la marca de su representada es ampliamente reconocida en México por su continua presencia en el mercado de administración de créditos y son para difusión en medios masivos de comunicación.

(d) Que el nombre de dominio <autofin.com.mx>, otorgado por NIC México a la parte demandada el 28 de agosto de 1998, ha sido renovado periódicamente y por consecuencia al haber sido renovado, el demandado aceptó someterse a un procedimiento arbitral, seguido ante el Centro en caso que un tercero objetare la legitimidad del mismo.

(e) Que a su juicio se actualizan los tres supuestos contenidos en la política de disputa de nombres dominio, por ser idéntico o similar en grado de confusión a la marca, propiedad de su mandante, así como porque la demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre y el nombre dominio fue registrado de mala fe.

Para sustentar lo anterior, se apoya en los contenidos del inciso b) 4 en el numeral 1 de la política de solución de controversias en materia de nombres dominio, toda vez que la utilización del nombre dominio se hace de manera intencionada, con el fin de atraer con ánimo de lucro, usuarios de internet, de un sitio web o de cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión.

(i) Que el nombre de dominio <autofin.com.mx> está destinado a ofertar los mismos servicios a los prestados por su representada al amparo de la marca AUTOFIN y el demandado obtuvo la misma de mala fe, con el ánimo de orillar a los consumidores a error y captar para si la clientela potencial de su representada.

(ii) Ofreció como pruebas, la documental pública consistente en copia certificada del título de registro de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño.

(iii) La inspección ocular a efectos de que el Panel accese al nombre de dominio <autofin.com.mx> y constate lo señalado en la demanda.

(iv) La inspección ocular para que el Panel accese al nombre de dominio <autofin.com.mx> y constate que el sitio, propiedad de su representada, se destina a promocionar servicios financieros y en consecuencia que la existencia del dominio, objeto del presente procedimiento, causa que el público que accese al mismo sea orillado a error.

(v) El acuerdo de registro

(vi) El texto de la política de solución de controversias en materia de nombres dominio para .mx (LRFP)|.

Solicita el desahogo de las pruebas de inspección ocular, ofrecidas bajo los números tres y cuatro del capítulo respectivo, así como transferencia del nombre dominio <autofin.com.mx> a favor de Autofinanciamiento México, S.A. de C.V.

B. Demandado

El Demandado sostiene en su contestación que:

(i) Se aplica la excepción de falta de acción y derecho de la actora, toda vez que la actora no toma en cuenta ni en consideración lo previsto por la Política de solución de controversias en materia de nombres dominio para .mx (LRFP) en el punto 1c), 2 y 3, porque a su juicio Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V. forma parte de un grupo económico de interés común, formado por las empresas Autofinanciamiento de Automóviles, S.A. de C.V., Autofinanciamiento de Automóviles Guadalajara, S.A., Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. de C.V. y Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V.

(ii) Que desde el año de 1978, la denominación Autofin ha estado en el ánimo del consumidor, ya que desde esa fecha se han prestado servicios con los nombres comerciales Autofinauto, Autofincasa, Autofincamión y Autofinviajes, por lo que el público consumidor se ha referido siempre a este grupo de empresas como Autofin, razón por la cual le asiste el derecho a su mandante utilizar esta denominación, confiriéndole por tanto el derecho de haber solicitado el nombre dominio, motivo de este procedimiento.

(iii) Que a su representada le asiste el derecho sobre el nombre dominio Autofin, aún cuando ésta no haya adquirido derechos de marca y que los derechos que hace valer la parte demandante datan de 1994, y no toma en cuenta los derechos adquiridos legalmente por el paso del tiempo de las empresas que se definen como grupo económico de interés común que pertenece a los mismos socios.

(iv) Que considera existe el control cuando una persona, que en el caso se llama Sr. Luis Vejar Cortés, es tenedor o titular de acciones o partes sociales con derecho pleno o voto que representan más del cincuenta por ciento del capital social de otra empresa.

(v) Que actualmente la parte demandante basa su derecho para pedir la transferencia del dominio <autofin.com.mx> en el registro 487183 AUTOFIN y Diseño, que fue impugnado ante el IMPI, y que si bien el IMPI negó la nulidad solicitada por su representada, la resolución fue impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través de un juicio de nulidad, juicio que el Tribunal antes mencionado resolvió nulificando lisa y llanamente la resolución del IMPI, por lo que dicho registro marcario se encuentra subjudice y por consiguiente no puede servir de base en la acción intentada, puesto que su legalidad aún no ha sido confirmada. Para acreditar lo anterior, adjuntó copia certificada de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2003, emitida por la Décima Sala Regional Metropolitana en el expediente 17292/02-17-10-8, así como del oficio de fecha 4 de junio de 2003, por virtud del cual se notifica la sentencia antes mencionada a su representada.

En relación con la contestación de los hechos, la demandada sostiene lo siguiente:

(i) El hecho uno los niega, por tratarse de un hecho ajeno a su representada.

(ii) Niega el segundo de los hechos, porque desde 1978, el Sr. Luis Vejar Cortés y las empresas de las cuales es accionista mayoritario, forman un grupo económico de interés común y desde ese año han prestado sus servicios con la palabra AUTOFIN, situación que conoce la actora.

(iii) También señala que es falso que el registro 487183 AUTOFIN y Diseño se encuentre vigente y surtiendo sus efectos legales, porque está sujeto a un juicio de nulidad ante el Tribunal y que también lo niega porque el nombre de dominio <autofin.com.mx> se obtuvo hasta el año de 1998, en la época en que se hizo común que las empresas dieran a conocer sus productos y/o servicios a través de la red mundial de cómputo denominada internet.

(iv) En cuanto al tercer hecho, ni lo acepta ni lo niega, por ser un hecho ajeno a su representada y señala que no se encuentra sustentado en ningún tipo de prueba e insiste que las marcas Autofinauto, Autofincasa, Autofincamión y Autofinviajes se han venido utilizando ininterrumpidamente en México para la prestación de servicios de autofinanciamiento o en el mercado de administración de créditos desde 1978.

(v) Respecto al hecho señalado en el punto 4 de la demanda, lo acepta en lo que se refiere a los datos del registro del nombre dominio <autofin.com.mx> y lo referente a los compromisos que su representada adquirió con NIC México al renovar el citado nombre dominio.

Los niega en lo que se refiere a que no resultan aplicables los presupuestos contenidos en la política de solución de controversias en materia de nombres dominio, toda vez que el registro de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño se encuentra subjudice. Que tampoco son aplicables en lo relativo al segundo de los supuestos contenidos en la política de solución de controversias en materia de nombres dominio, puesto que su representada tiene el derecho a ostentar la actividad del nombre de dominio <autofin.com.mx> por el uso o porque en el año 1978, los señores Luis Vejar Cortés y Juan Antonio Hernández Venegas se asociaron para iniciar un negocio que invitara a prestar los servicios de administración de crédito y financiamiento para la adquisición de diversos bienes y constituyeron diversas empresas como Autofinanciamiento de Automóviles, S.A. de C.V., Autofinanciamiento de Automóviles Guadalajara, S.A. de C.V. y Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. de C.V. y que durante diez años estas empresas promocionaron a todos los consumidores como Autofin, utilizándola entre otras denominaciones Autofinauto, Autofincasa, Autofincamión y Autofinviajes.

Así también sostiene que después de varios años de sociedad, por convenir así a sus intereses, el Sr. Juan Antonio Hernández Venegas decidió separarse del Sr. Luis Vejar Cortés, vendiendo la parte accionaria que tenía en las empresas en las que eran socios.

Que el Sr. Juan Antonio Hernández Venegas constituyó una nueva empresa a la que llamó Autofinanciamiento México, S.A. de C.V., mientras que el Sr. Luis Vejas Cortés constituyó la empresa Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V., titular del dominio impugnado.

Que el Sr. Juan Antonio Hernández Venegas registró el nombre de dominio autofin.com a favor de su empresa Autofinanciamiento México, S.A. de C.V., mientras que el Sr. Luis Vejar Cortés registró el nombre dominio <autofin.com.mx> para su empresa, Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V.

El demandado en su contestación, señala que llama la atención al Panel en el sentido de que si bien son dos nombres dominio registrados por empresas distintas, ambas tienen un legítimo interés en gozar de la titularidad de dichos nombres de dominio, legitimidad basada en el hecho que los accionistas principales de las sociedad fueron socios en tres diferentes empresas, que después utilizaron la denominación autofin.

Así mismo, sostiene que el derecho que le asiste a Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V., para conservar la titularidad del nombre dominio <autofin.com.mx>, radica en que esta empresa se constituyó en el año 1995, es decir, el mismo año en que se solicitó la marca que la promovente utiliza como base de la acción en el presente procedimiento.

Señala que el experto de OMPI debe considerar que en el año 1995, se registró la marca AUTOFIN y Diseño y también la Secretaría de Relaciones Exteriores de México concedió el permiso para constituir la sociedad mercantil denominada Autofinanciamiento Total.

Respecto al último supuesto de la política de solución de controversias en materia de nombres dominio, sostiene que su representada no registró el nombre dominio de mala fe, puesto que éste se obtuvo con el fin de poder dar a conocer en la red mundial de cómputo los servicios que ella presta y el nombre se derivó del grupo de marcas y nombres que el grupo de empresas que forman parte de un mismo grupo económico de interés, utilizan desde 1978, a saber, Autofin, Autofincasa, Autofincamión y Autofinviajes.

Indica que si bien el IMPI emitió la resolución de la Declaración Administrativa de Infracción en contra de su representada, sostiene que los efectos de dicha resolución actualmente se encuentran suspendidos, en virtud de que la misma fue impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En cuanto a la contestación a la causal de transferencia de dominio, la parte demandada sostiene que no se actualizan los incisos b-IV del numeral uno de la política de solución de controversias en materia de nombres dominio, con base en lo siguiente:

a). Que el registro de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño fue impugnado y se encuentra subjudice, por ende su legalidad y legitimidad se encuentran pendientes de definirse.

b). Que el nombre de dominio <autofin.com.mx> se obtuvo en 1998, que fue en el año en que se sus empresas se dieron a conocer a través de internet.

c). Que el dominio <autofin.com.mx> está destinado a ofertar los mismos servicios que la promovente, debido a la explicación que ya se dio en los puntos anteriores.

d). Que el dominio <autofin.com.mx> no se obtuvo de mala fe, porque la empresa Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V. cuenta con la clientela que las empresas en su mismo grupo económico de interés común han venido captando desde 1978.

En cuanto a la contestación de las pruebas ofrecidas, la parte demandada manifiesta lo siguiente:

(i) Objeta la prueba ofrecida por la parte demandante, consistente en el título del registro de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño y la misma se encuentra sujeta a un juicio de nulidad ante las autoridades correspondientes.

(ii) En relación con las pruebas ofrecidas por la actora en los puntos 2, 3, 4 y 5, no las objeta, sino al contrario, las hace suyas porque a su juicio acreditan alguno de los argumentos manifestados en el escrito de contestación.

En cuanto a las pruebas que ofrece están las siguientes:

1). La documental consistente en el acta constitutiva de Autofinanciamiento de Automóviles, S.A. de C.V., constituida mediante escritura pública No. 136083 ante la fe del Lic. Francisco González y González, Notario Público 35 de la Ciudad de México.

Con este instrumento señala, acredita no solo la constitución de la empresa, sino que desde 1978, los señores Luis Vejar Cortés y Juan Antonio Hernández Venegas eran socios con un poder amplísimo para actos de dominio, además del porcentaje accionario de fojas 06, se acredita que desde esa fecha se utiliza la denominación AUTOFIN, acreditando por tanto el legítimo derecho que le asiste a ambos para el uso de la denominación AUTOFIN.

2). La documental pública, consistente en el acta constitutiva 6907 de fecha 14 de abril de 1983, pasada ante la fe del Lic. Antonio Sánchez Ortega, Notario Público titular No. 7 de Guadalajara, Jal., por medio de la cual se constituyó la empresa Autofinanciamiento de Automóviles Guadalajara, S.A. de C.V.

Con este documento acredita que los señores Luis Vejar Cortés y Juan Antonio Hernández eran socios de esa persona moral y que ambos han utilizado la denominación AUTOFIN, a través de las diversas sociedades, de las cuales han sido socios y accionistas y forman parte de un mismo grupo económico de interés común de la empresa Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V.

3). La documental pública, consistente en el acta No. 1787 ante la fe del Notario Alfredo Ramos Ruíz, Notario suplente y asociado del titular de la Notaría 80 de la Ciudad de Guadalajara, en la que consta la constitución de la sociedad Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V.

Con esta documental acredita el uso continuo y pacífico público desde 1983, de la denominación AUTOFIN, así como la relación entre las empresas que se constituyeron para tales efectos y que sostiene que forman parte de un mismo grupo económico de interés común donde el Lic. Luis Vejar Cortés tiene el control como presidente y administrador único de las mismas.

4). Tener por exhibida como documental pública la escritura No. 1094, que contiene el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de noviembre de 1993, de la sociedad denominada Autofinanciamiento de Automóviles Guadalajara, S.A. de C.V., en la que se prueba la cesión de la acción efectuada por el socio Juan Antonio Hernández Venegas.

5). La documental pública, consistente en la copia certificada de la resolución, en la que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México, a través del juicio de nulidad declara la nulidad lisa y llana de la resolución, por virtud de la cual el IMPI niega la nulidad del registro marcario 487183 AUTOFIN y Diseño.

6). La documental privada, consistente en copia certificada de la portada de las páginas 25, 26, 27 y 28 de la revista Líderes Mexicanos, que contiene una entrevista que se hizo al Sr. Juan Antonio Hernández Venegas, accionista principal de la empresa Autofinanciamiento México, S. A. de C.V. y ex-socio Luis Vejar Cortés, socio principal de la empresa titular del presente procedimiento, en la que el Sr. Hernández Venegas reconoce que el inició su negocio en 1978, junto con el Sr. Luis Vejar Cortés.

6. Debate y conclusiones

6.1 De acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de solución de controversia en materia de nombres dominio para .mx, el Panel resolverá la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, de conformidad con la política aplicable en el presente reglamento, así como las normas y principios de derecho que considere aplicables. Tomando en consideración que las partes son dos empresas legalmente constituidas de acuerdo con la Ley de la República Mexicana, este Panel aplicará, además del reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres dominio para .mx, el derecho mexicano, en caso que así se requiera.

6.2 De acuerdo con lo previsto en el Art. 19 del Reglamento, el Panel debe emitir la decisión l sobre la base de:

- Únicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional, el Grupo de Administrativo de Expertos, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podrá determinar que se realice una vista con la participación de las partes.

- Lo previsto en la “Política” y el “Reglamento”.

- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

6.3 Personalidad del demandante

Analizado el poder conferido por Autofinanciamiento México, S.A. de C.V., a quien actúa como su representante en el presente procedimiento, permite decidir al Panel que el poder se encuentra debidamente otorgado por la empresa demandante y acreditó debidamente su personalidad.

6.4 Personalidad del demandado

Analizado el poder conferido por Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V., quien actúa como su representante en el presente procedimiento, permite decidir al Panel que el poder se encuentra debidamente otorgado por la empresa demandante.

6.5 Identidad o similitud confundible

Alega el demandante, que el nombre dominio <autofin.com.mx>, registrado por el demandado, es idéntico con respecto a la marca AUTOFIN, registrada bajo el número 487183, la cual se solicitó el 12 de diciembre de 1994, expidiéndose el registro correspondiente el 12 de abril de 1995, para distinguir prestación de servicios al público de autofinanciamiento y de administración de créditos en la clase 36 internacional.

Tomando en consideración que el registro de la marca fue otorgado para la denominación AUTOFIN y Diseño, el cual consiste en la silueta de tres figuras que semejan tres automóviles y en la que en la parte inferior de la denominación AUTOFIN aparece la denominación México, el Panel concluye que existe similitud en grado de confusión entre la marca en cuestión y el nombre de dominio <autofin.com.mx>. De un análisis comparativo entre ambas denominaciones, resulta incuestionable la existencia de una identidad fonética, visual e ideológica. El diseño que forma parte de la marca, consistente en la silueta de las tres figuras que semejan sendos automóviles y la palabra México por debajo de la palabra AUTOFIN del registro de la marca, no desvirtúan el hecho de que se trata de la misma denominación, o induciendo al público consumidor a error o engaño en cuanto a la procedencia de los servicios que se prestan a través del nombre dominio.

6.6 Derechos o intereses legítimos

La parte demandante sostiene como base de la acción, la existencia del registro 487183 AUTOFIN y Diseño, sin embargo, la parte demandada hace valer como excepción de falta de acción y derecho de la actora dos circunstancias:

1). El hecho que no resultan aplicables los incisos ii y iii del punto 1 c) de la política de solución de controversias en materia de nombres dominio para .mx ldrp porque su representada, Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V. forma parte de un grupo de interés común, formado por las empresas Autofinanciamiento de Automólives, S.A. de C.V., Autofinanciamiento de Automóviles Guadalajara, S.A. de C.V., Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. de C.V. y Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V., alegando que desde 1978, la denominación AUTOFIN ha estado en el ánimo del consumidor, ya que desde esa fecha se han prestado servicios con los nombres comerciales Autofinauto, Autofincasa, Autofincamión, Autofínviajes, por lo que el consumidor siempre se ha referido a este grupo de empresas como AUTOFIN.

2). El demandante basó su petición de transferencia del nombre dominio <autofin.com.mx> en la existencia del registro 487183 AUTOFIN y Diseño, el cual su representada impugnó la nulidad, que si bien fue negada por el IMPI, la resolución correspondiente fue impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México, a través del juicio de nulidad, juicio que el Tribunal antes mencionado resolvió nulificando lisa y llanamente la resolución del IMPI, por lo que a su juicio el registro se encuentra subjudice, por consiguiente no puede servir de base de la acción intentada, puesto que su legalidad aún no ha sido confirmada.

Este Panel analizará las dos excepciones hechas valer por la parte demandada, para determinar la legitimidad del derecho del demandante sobre el registro de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño.

En lo que se refiere al primer supuesto hecho valer en el sentido de que las empresas citadas por la parte demandada forman parte de un grupo económico de interés, que ha hecho un uso legítimo de la denominación AUTOFIN desde 1978, a juicio de este Panel no se acredita lo anterior, por lo siguiente:

a). De las copias certificadas de las actas notariales, señaladas como documentales relacionadas con las empresas Autofinanciamiento de Automóviles, S.A. de C.V. (Documental No. 1), Autofinanciamiento de Automóviles Guadalajara, S.A. de C.V. (Documental No. 2), Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, S.A. de C.V. (Documental No. 3), Autofinanciamiento de Automóviles Guadalajara, S.A. de C.V. (Documental 5), se refieren a personas morales, ajenas al presente procedimiento que no tienen participación accionaria en la parte demandada Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V. (Documental No. 4). Las documentales ofrecidas no son las idóneas para acreditar que las empresas citadas y la parte demandada pertenezcan a un mismo grupo de interés. La parte demandada tampoco demuestra tener un mejor derecho sobre el uso de la denominación AUTOFIN. En el mismo sentido se sostuvo en decisión de fecha 28 de noviembre de 2003, número de folio 15952, por virtud del cual el IMPI declaró las infracciones administrativas, previstas en el artículo 203, fracciones I, III, IX incisos a) y c) y XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial en contra de la parte demandada, por el uso indebido de la marca AUTOFIN y en la sentencia pronunciada en el amparo directo DA-340/2003-4388, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 28 de noviembre de 2003, en la que se otorgó el amparo y protección a Autofinanciamiento México (página 18), al referirse a las copias certificadas de las actas constitutivas sostiene que “tales pruebas no eran idóneas para probar su dicho, que se hizo consistir en que la empresa actora, Autofinanciamiento Total, Sociedad Anónima de Capital Variable, forma parte del mismo grupo económico de las empresas Autofinanciamiento de Automóviles Guadalajara y Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, ambas sociedades anónimas de capital variable; pues del análisis de las mismas se advierte que en algunas de ellas mencionó lo que quería acreditar, siendo, entre otros hechos, su personalidad, así como la constitución de las empresas Autofinanciamiento Total, Autofinanciamiento de Automóviles Guadalajara y Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, todas sociedades anónimas de capital variable, hechos que de ninguna manera pueden demostrar el extremo que pretendía probar la actora.

b). De acuerdo con el artículo segundo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades mercantiles, inscritas en el Registro Público de Comercio, tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios, razón por la cual el hecho que el Sr. Luis Vejar Cortés y el Sr. Juan Antonio Hernández Venegas hayan estado asociados, en el pasado en distintas sociedades y como se menciona en la documental privada, marcada con el No. 7, consistente en las páginas 25, 26, 27 y 28 de la Revista Líderes Mexicanos, no acredita el uso anterior de la denominación AUTOFIN, como lo pretende la parte demandada.

c). La parte demandada no exhibió prueba alguna sobre el hecho de que el Sr. Luis Vejar Cortés y Juan Antonio Hernández Venegas, que si bien fueren socios, hubieren celebrado un acuerdo entre ellos, en el que se estuviere acordado que ambos serían los propietarios de las marcas, logotipos y diseños que utilizaran las empresas identificadas. Al no exhibirse prueba alguna, no se puede acreditar si en realidad existió algún acuerdo entre las partes sobre el uso de los signos distintivos.

d). La empresa demandada, Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V. se constituyó el día 7 de septiembre de 1995, y ninguna de las empresas mencionadas por la parte demandada tiene participación accionaria en Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V., por lo que no le asiste a ésta derecho alguno sobre la denominación AUTOFIN.

e). Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V., se constituyó el 7 de septiembre de 1995, mientras que el registro de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño se solicitó el 12 de diciembre de 1994, y se otorgó el 12 de abril de 1995. Es decir, el registro se otorgó cinco meses antes de que la empresa demandanda, Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V. se constituyera, y obtuviera el permiso correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para usar el nombre Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V., lo que permite sostener al Panel que la parte demandada tenía conocimiento de las actividades realizadas por el demandante y tres años después de constituirse (adoptó el nombre dominio <autofin.com.mx>,que no había utilizado, ni prestado servicios bajo los nombres Autofinauto, Autofincasa, Autofincamión o Autofinviajes, en una empresa Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V.

En lo que se refiere a lo sostenido por la parte demandada en el sentido de que el registro 487183 AUTOFIN se encontraba subjudice por virtud de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2003, emitida por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución de fecha 31 de junio de 2002, con folio No. 12466. Este Panel requería contar con los elementos suficientes y de relevancia para poder resolver este procedimiento, y por ello envió un comunicado de fecha 31 de mayo de 2004, a las partes a través del Centro, el cual el Panel dejó sin efectos y envió un segundo comunicado de fecha 2 de junio de 2004, solicitándole a la parte demandante exhibiera copia certificada de la Declaración Administrativa de Infracción, en contra de Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V. y precisar el estado procesal de la misma, además, de existir una sentencia alguna del Tribunal, debería exhibir las copias correspondientes.

A la parte demandada se le requirió exhibir copia de la Declaración Administrativa de Nulidad de la resolución contenida en el oficio de folio No. 12466 de fecha 31 de julio de 2002, emitida por la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del IMPI, así como copia de la sentencia que se hubiere emitido como consecuencia de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2003, emitida por la Décima Sala Regional Metropolitana en el expediente 17292/02-17-10-8.

Se les fijó a las partes un plazo para exhibir la documentación citada para antes del 11 de junio de 2004, quedando sin efectos el comunicado anterior.

Dentro del plazo fijado, la representante de la parte demandante envió al Centro y al Panel, un comunicado de fecha 10 de junio de 2004, al que anexó los documentos requeridos y además copia de las sentencias que le habían sido solicitadas a la parte demandada, consistentes en copia simple de la resolución de fecha 31 de julio de 2002, con folio No. 12466, por virtud de la cual se negó la Declaración Administrativa de Nulidad de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño, así como copia certificada de la sentencia del amparo directo DA340/2003-4388, por virtud de la cual se le otorgó el amparo a Autofinanciamiento México, Sociendad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia dictada el 6 de mayo de 2003, por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad 17292/02-17-10-8, la cual fue exhibida por la parte demandada en el capítulo de pruebas bajo el número 6. Asimismo, el representante de la parte demandante, exhibió copia simple de la sentencia por virtud de la cual se da cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el 28 de noviembre de 2003, por el Tribunal en el juicio de amparo, a través de la sentencia del 7 de enero del presente año, dictada en el expediente relativo al juicio de nulidad 17292/02-17-10-8.

Cabe hacer notar al Panel que la parte demandada no dio contestación al requerimiento ni exhibió debidamente la documentación requerida.

Del análisis de las sentencias mencionadas, queda de manifiesto y acreditada la validez del registro 487183 AUTOFIN y diseño, razón por la cual a juicio de este Panel, la excepción de falta de acción y derecho jurídico por virtud de que el registro antes citado se encuentra subjudice es falso, toda vez que el mismo está en vigor y surtiendo todos sus efectos legales, por lo que el demandante tiene un derecho legítimo en el presente procedimiento y son improcedentes las excepciones hechas valer por la parte demandada.

7. Desahogo de Pruebas

El Panel pasa ahora al desahogo de las pruebas uno y dos ofrecidas por la parte demandante, consistente la primera; en la inspección ocular que este Panel vía internet debe llevar a cabo y accesar al dominio <autofin.com.mx>, para constatar, según lo sostiene la parte demandante, que ese sitio se destina a la promoción de servicios iguales a los amparados por el registro de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño, causando con ello que el público sea orillado al error.

La segunda, en la inspección ocular, para que el Panel, vía internet, accese al nombre dominio autofin.com y constate que dicho sitio, propiedad de la parte demandante promociona servicios financieros y en consecuencia de la existencia del dominio objeto del presente procedimiento, causa que el público que accese al mismo se vea orillado a error.

En desahogo de la primera prueba, este Panel accesó vía internet a la página <autofin.com.mx> haciendo la apreciación de que al accesar a este dominio aparece en la clave de acceso lo siguiente: (“htt//www.autofinauto.com.mx”) y al dar el acceso a la página, aparece (“htt//www.autofin.com.mx”); se lee autofin el original, seguido de la silueta de tres vehículos junto a la leyenda “El Original” autofinauto. A la derecha del mismo, se aprecia la denominación Autofincasa, presidido de una figura cuadrada que semeja una barda de ladrillos.

Inmediatamente en la parte inferior, aparece entre corchetes la leyenda Bienvenido al Area de Visitantes de Autofin. A su derecha se ve la leyenda área de clientes. En la parte izquierda de la pantalla se observa una figura circular con número 25 y abajo la frase “Años Cumpliendo”, seguido de la frase ventas “autofinsis@infosel.net.mx”. En la parte izquierda aparecen los accesos a Quienes Somos, Inducción al Sistema, Preguntas y Respuestas, Directorio, Resultados de Eventos, Lista de Concesionarios y Calendario de Eventos. En la parte central de la página, aparece de nuevo la figura de tres automóviles, junto a la frase el original y junto a los automóviles aparece Autofinauto y en la parte inferior de este diseño, aparece Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V. desde 1978. Al lado derecho de este signo, aparece la frase “Inducción Autofinauto”, inmediatamente en la parte inferior aparece Autofincasa y la figura que semeja una pared en construcción y en la parte inferior aparece la frase entre dos líneas paralelas “Plan de Ahorro Previo”; del lado derecho la frase “Inducción Autofincasa”. Inmediatamente en la parte inferior aparece la silueta de un vehículo que semeja ser una motocicleta y la denominación Autofinmoto y a su derecha la leyenda inducción Autofinmoto. En la parte inferior aparece la frase “Mensaje del Presidente”; en la parte inferior, le interesa una concesión contácteme vía e-mail “gt_concesionarios@autofin.com.mx” o a los teléfonos Corporativo Guadalajara: 01 800-112-8663. Abajo Centro Administrativo México: 01 800-733-3563. En la parte derecha de la página aparece “Contrato”, “Contraseña”, “Entrar”, “Concesionarios”.

Oprimiendo el acceso a “quienes somos”, aparece dentro de los signos de interrogación ¿Quiénes Somos?, al igual que el símbolo del número 25 dentro de un círculo con la frase “Años Cumpliendo” y al lado derecho área de clientes, como se describió en el párrafo anterior. Inmediatamente después de la frase quienes somos, aparece 24 años de historia de Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V. y se lee el siguiente texto:

“Nuestra empresa se ha caracterizado por estar a la vanguardia en el mercado nacional del autofinanciamiento, ya que desde el inicio de operaciones en 1978, diseñamos nuestros planes acordes con las necesidades del público y hemos ofrecido en ellos flexibilidad, facilidad en el pago y seriedad en el cumplimiento de nuestro compromiso con los consumidores”.

En el inicio, el autofinanciamiento se utilizó exclusivamente para adquisición de vehículos (autofinauto) y en dos años nuestra empresa ya había cubierto el territorio nacional, obteniendo el primer lugar en ventas anuales. Posteriormente incluimos las motocicletas dentro de nuestra línea de productos, las que hubo de abandonarse cuando las fábricas nacionales dejaron de producirlas.

Más adelante nos diversificamos hacia computadoras y viajes en planes de doce meses. En 1994, iniciamos la comercialización de bienes inmuebles autofincasa con planes de hasta 180 meses y recientemente hemos lanzado al mercado autofincamión en plan de 50 meses, para servir a la industria nacional de transporte.

En estos 24 años hemos tratado de servir a la mayor cantidad de clientes, a través de una gama, cada vez más amplia de productos y en el mayor número de poblaciones, con una idea como objetivo, dar poder de compra a los consumidores que no son sujetos de crédito para las fuentes tradicionales de financiamiento. Por esa razón, no debemos ser considerados como banco y como prestamistas, ya que promovemos el ahorro de un gran número de consumidores y éste es el que permite que todos los integrantes de nuestros grupos lleguen a poseer los bienes a que de otra manera tienen el acceso negado, ya sea por falta de financiamiento o bien por no cubrir los requisitos de solvencia que otros sistemas requieren”.

Cabe señalar que entre el texto se ven las fotografías de un inmueble, en las que se lee Autofincasa y en la parte inferior izquierda del texto aparece la denominación Dream Shop dentro de un óvalo y de la que se desprende una línea que parte de la letra A a la letra P en la denominación mencionada.

Del análisis de esta página y comparándola con los servicios que distingue el registro 487183 AUTOFIN y Diseño en clase 36, que ampara prestación de servicios al público de autofinanciamiento y de administración de créditos, a juicio de este Panel, los servicios que se ofrecen en la página bajo el nombre dominio <autofin.com.mx> son iguales o similares a los que distingue el registro AUTOFIN y Diseño, registrado bajo el número 487183, tomando en cuenta que ambos se dedican al autofinanciamiento de bienes.

En desahogo de la segunda inspección ocular, consistente en accesar al nombre dominio <autofin.com>, el Panel accesó bajo el dominio <autofin.com> apareciendo en la página correspondiente bajo el “http://www.autofin.com” la clave de acceso www.grupoautofin.com. Se observa en la parte superior de la pantalla Autofinanciamiento México, División Automotriz, División Inmobiliaria, Nuestro Grupo, Contáctanos.

En la parte inferior a esta, aparece la denominación Bienvenidos Autofinanciamiento México y dentro de ella con una media luna, la silueta de tres vehículos y abajo se lee Autofin. Debajo de esa palabra, se lee entre dos líneas paralelas la palabra México, separada por puntos cada una de las letras. A lo largo de esa figura semicircular, aparecen círculos en cuyo interior se aprecian coronas de olivos con las denominaciones “Elegantes”, “Cresta”, “Clase”, “CS”, “Samurai”, “Furia”, “Excelencia”, “Imperio”, “Dinastía”. En el lado izquierdo aparecen las leyendas Clientes Autofin, Noticias, Próxima Reunión, Nuestra Próxima Reunión de Adjudicación, Mansión Imperial, Nos complace anunciar el desarrollo turístico, Conozca el nuevo plan de mi casa autofin, Mi casa, el nuevo plan, plan 160.7 de mi casa es la opción más y del lado derecho se aprecia la figura de dos vehículos separados por un emblema circular que se lee Autofinanciamiento México, S.A. de C.V., en cuyo interior a su vez se aprecia la silueta de tres vehículos que en la parte de abajo se lee autofin y debajo de ésta, dentro de dos líneas paralelas, la palabra México, separada de cada letra por puntos.

En la parte inferior se ve el emblema de dos manos sosteniendo la silueta de tres seres humanos dentro de un cuadro y las siglas ISSSTE.

Accesando al rubro, “Autofinanciamiento México” aparece en la pantalla en la parte superior un emblema junto a “www.grupoautofin.com” donde vuelven aparecen las leyendas Autofinanciamiento México, Dirección Automotriz, Dirección Inmobiliaria, Nuestro Grupo, Contáctanos, inmediatamente después Autofinanciamiento México. S.A. de C.V., en la que se lee el siguiente texto.

“Nuestro origen se remota al año 1978, siendo los primeros en comercializar todas las marcas y tipos de autos nuevos, a través del sistema de autofinanciamiento.

En 1983, constituimos una nueva sociedad con el nombre de Autofinanciamiento de Automóviles México, S.A. de C.V. y gracias a la autorización gubernamental que permite a las empresas administradoras operar sistemas de autofinanciamiento inmobiliario, en 1994, lanzamos al mercado nuestro productos “mi casa”, cambiando en consecuencia nuestra denominación a Autofinanciamiento México, S.A. de C.V.

En todo momento nos hemos distinguido como el líder indiscutible en México, gracias a la preferencia de nuestros más de 300,000 clientes y al estricto cumplimiento de nuestras obligaciones.

La solidez de nuestra empresa se ha demostrado aún en los momentos más difíciles del país, gracias a la viabilidad de nuestros sistemas, los que se han caracterizado por su innovación y adecuación a las condiciones económicas, prevalecientes en México, comprobando bajo cualquier condición ser la mejor forma para adquirir un auto o para comprar, construir, ampliar o remodelar cualquier inmueble.

Actualmente contamos con más de 170 puntos de venta propios en toda la República Mexicana.

En Autofinanciamiento México, preferimos atenderte, por lo que si tienes alguna duda o quieres inscribirte a nuestro sistema, proporciónanos tus datos y te contactaremos a la brevedad o llámanos. En el área metropolitana al 5482-03-00, desde el interior de la república 01 800-0212880”.

En la parte izquierda aparecen los rubros autos, mi casa, taxi 2002, contáctanos, sucursales, clientes, boletín de correo y la figura de un sobre.

Del texto anterior se desprende también que Autofinanciamiento México, S.A. de C.V., es decir la parte demandante, se dedica a autofinanciamiento de bienes, servicios iguales a los que tiene amparados a través del registro 487183 AUTOFIN y Diseño.

No pasa desapercibido para este Panel que en las páginas de cada una de las partes se menciona que ambos iniciaron sus actividades en el año de 1978, y que se dedican al autofinanciamiento por las razones que ahí mencionan, lo que lleva a este Panel a corroborar que la parte demandante como el demandado se dedican a la misma actividad y ambos conocen de la actividad de la otra parte. En el caso de la empresa demandada, tiene conocimiento de las actividades del demandante y la que él realiza, su actividad es similar a los servicios amparados por el registro 487183 AUTOFIN y Diseño, cuyo acceso a internet es a través del dominio grupoautofin.com.

8. Registro y Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

De acuerdo con la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx (LDRP), este Panel con apoyo en lo previsto en el numeral 1b), debe analizar las circunstancias citadas en dicho precepto, para determinar si la existencia de alguna o algunas circunstancias constituyen la prueba del registro o utilización de mala fe del nombre de dominio.

De la revisión de las constancias exhibidas por las partes y del desahogo de las pruebas consistentes en las inspecciones oculares solicitadas por la parte demandante, así como de la documentación requerida a las partes en el procedimiento, este Panel considera que se configuran los supuestos contenidos en el inciso iv) b del numeral 1 de la política de solución de controversias en materia de nombres dominio para .mx, toda vez que:

(i) La parte demandante tiene el derecho al uso exclusivo del registro de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño, el cual como se analizó se encuentra en vigor y surtiendo todos sus efectos legales y no se encuentra subjudice como lo alega la demandada.

(ii) El hecho de que la parte demandada se haya legalmente constituido con posterioridad a la existencia del registro de la marca AUTOFIN y Diseño, así como el previo conocimiento que esta empresa tenía de la existencia de la marca AUTOFIN, el Panel considera que el uso del dominio <<autofin.com.mx>> se solicitó y obtuvo, con el fin de atraer a los usuarios de internet en un sitio web y con ello se crea la posibilidad de confusión con la denominación de la marca AUTOFIN, en cuanto a los servicios que protege o se hace creer al consumidor que existe una relación o asociación entre ambas empresas, lo cual es inexistente.

(iii) La existencia de los procedimientos administrativos ante el IMPI y las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como del Tribunal Colegiado, particularmente la declaración de infracción en contra de Autofinanciamiento Total, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el uso no autorizado de las marcas AUTOFIN, hace incuestionable el conocimiento que la parte demandada tenía conocimiento de las actividades de la parte demandada y de la existencia del registro de la marca 487183, al momento de solicitar el registro del nombre dominio <autofin.com.mx>, así como por el hecho que no acreditó derecho alguno que lo ligitimara al uso de la denominación AUTOFIN o AUTOFINAUTO antes del otorgamiento del registro mencionado.

(iv) La afirmación de la parte demandada, señalada en la página 15, de su contestación, consistente en que el nombre dominio <autofin.com.mx> se solicitó en 1998, porque fue en el año en que se iniciaba el que las empresas se dieran a conocer a través de red mundial de cómputo, mejor conocida como internet es improcedente, toda vez que para esa fecha, el registro de la marca AUTOFIN se había otorgado tres años antes y la circunstancia que aduce, no le confiere derecho alguno para utilizar el nombre dominio <autofin.com.mx>.

(v) Por otra parte, lo sostenido por la parte demandada en el sentido de que la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó la constitución de la sociedad mercantil Autofinanciamiento Total, del que se desprende la palabra AUTOFIN y de que en el año de 1995, se constituyó la empresa y se solicitó la marca AUTOFIN y Diseño, no son argumentos suficientes para acreditar los extremos de lo sostenido en el punto i c), ii) y iii) de la política de solución de controversias en materia de nombres dominio, toda vez que no acreditan que la parte demandada tenga derechos sobre la denominación AUTOFIN o que tuviere intereses legítimos sobre el nombre dominio <autofin.com.mx>, en virtud de que empezó a utilizar el nombre de dominio después de la solicitud y otorgamiento del registro de la marca 487183 AUTOFIN y Diseño, con el fin de confundir al consumidor.

(vi) La publicación ofrecida bajo la documental privada No. 7, consistente en la copia certificada de las páginas 25, 26, 27 y 28 de la Revista Líderes Mexicanos, si bien se refiere a la trayectoria del Sr. Juan Antonio Hernández Venegas, accionista principal de la parte demandante y ex-socio del Sr. Luis Vejar Cortés y en la que relata como el Sr. Hernández se inició en los negocios, en particular en el del autofinanciamiento, ésta no acredita que la parte demandada tenga un mejor derecho sobre la denominación AUTOFIN, pues del contenido de la publicación no se desprende que hubiere un acuerdo entre los señores Hernández y Vejar sobre el uso de la denominación AUTOFIN, ahora registrada por la parte demandante bajo el número 487183.

(vii) De las constancias del procedimiento, tampoco se desprende que la parte demandada sea conocida comúnmente por el nombre de dominio, además del hecho que no ha adquirido derechos sobre alguna marca, como él mismo lo señala, por lo que el Panel considera que el uso del nombre dominio <autofin.com.mx> se obtuvo con la intención de desviar la atención de los consumidores de manera equívoca y con ello hacerlos incurrir en error o confusión, afectando con ello el buen nombre de la marca AUTOFIN y Diseño.

9. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 1 de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (LDRP) este Panel ordena que el nombre dominio <autofin.com.mx> sea transferido al demandante.

Martín Michaus

Experto Único

Fecha: Julio 19, 2004

Fuente: http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2004/dmx2004-0004.html