construrama.com.mx (Mexico) - Transferencia del Dominio - DMX2004-0005

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Cemex Trademarks Worldwide Ltd. v. Ennis Ibarra Flores

Caso No. DMX2004-0005

1. Las Partes

La Promovente es CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE LTD., de Brügg bei Biel, Suiza, representada por el Licenciado José Juan Méndez C., de México D.F., México.

El Titular es Ennis Ibarra Flores, deTijuana, Baja California, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio (o “Demanda”) tiene como objeto el nombre de dominio <construrama.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NETWORK INFORMATION CENTER-MEXICO (“NIC-México”), Departamento de Telecomunicaciones y Redes, ITESM, de Monterrey, Nuevo León, México.

3. Iter Procedimental

La Demanda conforme la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) (la “Política”), el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en “.MX” (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional del Centro OMPI de Arbitraje y Mediación (el “Centro”), se presentó ante el Centro el 31 de agosto de 2004 por email, y el 2 de septiembre de 2004 en formato papel. El 1° de septiembre de 2004 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día el registrador NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, la confirmación de que Ennis Ibarra Flores figura como titular, así como también en calidad de contacto administrativo y técnico. El Centro verificó que la Demanda, junto con una explicación de la Promovente relativa a la comunicación relativa al Artículo 3(b)(xi) del Reglamento cumplía los requisitos formales. El 7 de septiembre de 2004, el Centro notificó formalmente al Titular la Demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. La fecha límite para contestar a la Demanda se fijó para el 27 de septiembre de 2004. El paquete conteniendo la demanda y anexos no pudo ser entregado al Titular por ser incorrecta la dirección. Consta en el expediente que el 7 de septiembre de 2004 el Titular recibió la versión electrónica de la demanda en la dirección de correo electrónico ennis@ibarra-flores.com. Dado que el Titular no contestó a la Demanda dentro del plazo señalado, el 28 de septiembre de 2004 el Centro le notificó la ausencia de contestación a la demanda y la falta de personación en el procedimiento. El Experto considera que el Centro ha actuado con diligencia para notificar la Demanda al Titular.

Habiendo recibido la correspondiente Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, el 5 de octubre de 2004 el Centro nombró a Roberto A. Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos. La decisión del Experto debe enviarse al Centro antes del 21 de octubre de 2004.

El 12 de octubre de 2004, de acuerdo al Artículo 17 del Reglamento, el Experto único declaró el cierre del procedimiento mediante la orden de procedimiento N° 1, que fue comunicada a las Partes el mismo día.

Conforme el Artículo 13(a) del Reglamento el idioma del procedimiento es el español.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente, CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE, LTD. (“CEMEX”), acreditó que por transmisiones que le hizo la anterior titular, CEMEX, S.A. DE C.V., debidamente inscritas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI), es titular de los siguientes registros marcarios en México:

- CONSTRURAMA N° Registro: 707.584 , N° Expediente: 488.324. Clase 06. Cubre: materiales de construcción metálicos tales como andamiajes, cortinas, enrejados, ventanas, puertas, construcción transportables metálicas tales como soportes, columnas, paneles, recipientes metálicos tales como silos y depósitos para cemento y concreto. Fecha legal: 31 de mayo de 2001. Fecha de Concesión: 26 de julio de 2001. Vigencia: 31 de mayo de 2011.

- CONSTRURAMA N° Registro: 707.585, N° Expediente: 488.325. Clase 19. Protege: materiales de construcción no metálicos; tales como cemento, concreto, mortero, piedra, cal, yeso, grava, loseta, tabiques, ladrillo, tejas, mosaicos, tubos rígidos, no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálica; tales como módulos, paneles, columnas precoladas y monumentos no metálicos. Fecha legal: 31 de mayo de 2001. Fecha de Concesión: 26 de julio de 200. Vigencia: 31 de mayo1 de 2011.

- CONSTRURAMA N° Registro: 707.586, N° Expediente: 488.326. Clase 37. Ampara toda clase de servicios por construcciones y reparaciones. Fecha legal: 31 de mayo 2001. Fecha de Concesión: 26 de julio de 2001. Vigencia: 31 de mayo de 2011.

- CONSTRURAMA N° Registro: 707.587, N° Expediente: 488.327. Clase 39. Servicios protegidos: Servicios relativos al transporte, abastecimiento, distribución, envío y descarga por cualquier medio, de todo tipo de materiales para la construcción y en especial de concreto, cemento, clinker y materiales relacionados con los señalados. Fecha legal: 31 de mayo de 2001. Fecha de Concesión: 26 de julio de 2001. Vigencia: 31 de mayo de 2011.

- CONSTRURAMA N° Registro: 707.588, N° Expediente: 488.328. Clase 42. Servicios amparados: Servicios relativos a la comercialización de productos en especial de todo tipo de materiales de construcción, además, servicios relativos a la asesoría en materia de la ingeniería, arquitectura y construcción. Fecha legal: 31 de mayo de 2001. Fecha de Concesión: 26 de julio de 2001. Vigencia: 31 de mayo de 2011.

- CONSTRURAMA (y diseño), N° Registro: 713.667. N° Expediente: 491.226. Clase 06. Artículos protegidos: Materiales de construcción metálicos tales como andamiajes, cortinas, enrejados, ventanas, puertas, construcción transportables metálicas tales como soportes, columnas, panales, recipientes metálicos tales como silos y depósitos para cemento y concreto. Fecha legal: 18 de junio de 2001. Fecha de Concesión: 30 de agosto de 2001. Vigencia: 18 de junio de 2011.

- CONSTRURAMA (y diseño). N° Registro: 714.735, N° Expediente: 491.263. Clase 19. Artículos: Materiales de construcción no metálicos; tales como cemento, concreto, mortero, piedra, cal, yeso, grava, loseta, tabiques, ladrillo, tejas, mosaicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálica; tales como módulos, panales, columnas precoladas y monumentos no metálicos. Fecha legal: 18 de junio de 2001. Fecha de Concesión: 31 de agosto de 2001. Vigencia: 18 de junio de 2011.

- CONSTRURAMA (y diseño). N° Registro: 713.668, N°. Expediente: 491.264. Clase 37. Servicios: Toda clase de servicios por construcciones y reparaciones. Fecha legal: 18 de junio de 2001. Fecha de Concesión: 30 de agosto de 2001. Vigencia: 18 de junio de 2011.

- CONSTRURAMA (y diseño). N° Registro: 717.404, N° Expediente: 491.265. Clase 39. Servicios: Servicios relativos al transporte, abastecimiento, distribución, envío y descarga por cualquier medio, de todo tipo de materiales para la construcción y en especial de concreto, cemento, clinker y materiales relacionados con los señalados. Fecha legal: 18 de junio de 2001. Fecha de Concesión: 27 de septiembre de 2001. Vigencia: 18 de junio de 2011.

- CONSTRURAMA (y diseño). N° Registro: 717.405, N° Expediente: 491.266. Clase 42. Servicios: Servicios relativos a la comercialización de productos en especial de todo tipo de materiales de construcción además, servicios relativos a la asesoría en materia de la construcción, ingeniería, arquitectura, principalmente de cemento, concreto, clinker y materiales relacionados con los señalados. Fecha legal: 18 de junio de 2001. Fecha de Concesión: 27 de septiembre de 2001. Vigencia: 18 de junio de 2011.

El nombre de dominio <construrama.com.mx> está registrado con NIC-México. El registro fue creado el 15 de abril de 2004 y, según la respuesta de NIC-México al Centro, figura a nombre de Ennis Ibarra Flores.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Resumidamente, la Promovente sostiene lo siguiente:

- El nombre de dominio en disputa es idéntico en cuanto a su denominación, gráficamente, fonéticamente e ideológicamente a los registros de marca “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISEÑO) de que la promovente es titular.

- El titular del nombre de dominio <construrama.com.mx> carece de derechos o intereses legítimos respecto del mismo. Por el contrario la página web bajo “www.construrama.com.mx” muestra que se hace un uso ilegítimo de las marcas mixtas CONSTRURAMA, sin autorización alguna de la promovente.

- El nombre de dominio ha sido registrado y se usa de mala fe. Al registrar el nombre de dominio con la denominación de las marcas de CEMEX y emplear los diseños de las marcas “CONSTRURAMA” (Y DISEÑO), la titular en su portal web usa las marcas sin autorización alguna por parte del promovente, al igual que estar promoviendo actividades como son: “Cotizador de materiales, Chat con un asesor, Comparador de precios, Directorio de Proveedores de Servicios” que obviamente crean un vinculación con los artículos y servicios protegidos por las marcas propiedad de CEMEX, aprovechándose del prestigio y reputación que identifican a la promovente a través de las marcas “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISEÑO).

- Se utiliza el nombre de dominio de manera intencionada, con la finalidad de engañar a los usuarios de Internet, haciéndoles creer que existe un patrocinio, asociación, o afiliación de CEMEX respecto del dominio <construrama.com.mx>, en virtud que se emplean en el portal Web la denominación y el diseño de las marcas “CONSTRURAMA” y “CONSTRURAMA” (Y DISEÑO).

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente, y el Centro le notificó la falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) quien pida la cancelación o transferencia de un registro de nombre de dominio en “.MX”, deberá probar ante el grupo de expertos:

(i) Que el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) Que el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) Que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Salvo por la adición de “.com.mx”, el nombre de dominio <construrama.com.mx > es idéntico a las marcas CONSTRURAMA de la Promovente detalladas en la sección 4 supra. Por razones técnicas conocidas, la adición de un dominio genérico del nivel superior tal como “com” es una condición necesaria del registro, y carece de significación para distinguir a un nombre de dominio de una marca. En el Caso OMPI N° D2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZone.ws, 7 de noviembre de 2000, dijo el panel actuante: “La adición del dominio del nivel superior genérico (gTLD) “.com” carece de importancia legal desde el punto de vista de comparar los nombres de dominio en disputa a [la marca del demandante] desde que se requiere que los registrantes de nombres de dominio usen un gTLD, “.com” es sólo uno de esos varios gTLDs, y “.com” no sirve para identificar una empresa en particular como origen de bienes o servicios.” Similares razones valen para la adición de “com.mx”.

Las marcas CONSTRURAMA nominativas fueron solicitadas el 31 de mayo de 2001 y concedidas a CEMEX, S.A. DE C.V el 26 de julio de 2001. Las marcas CONSTRURAMA mixtas (con diseño) se solicitaron el 18 de junio de 2001 y se concedieron entre el 30 de agosto y el 27 de septiembre de 2001 a favor de CEMEX, S.A. DE C.V. El nombre de dominio fue registrado a nombre del Titular Ennis Ibarra Flores el 15 de abril de 2004, casi tres años después que fueran concedidas las marcas. El Anexo 4 de la Demanda acredita satisfactoriamente tanto la titularidad de las marcas, como sus transferencias legítimas a la Promovente.

Por tanto, el Experto Único considera que la Promovente ha probado conforme a la Política, Artículo 1(a)(i), que el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada de la que la Promovente es titular.

B. Derechos o intereses legítimos

La Promovente asevera que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

La falta de contestación a la Demanda priva al Panel de cualquier argumento favorable a la existencia de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio. Quien esto suscribe ya dijo en el Caso OMPI N° DMX2001-0003, Kellogg Company v. Luis Álvarez, 13 de septiembre de 2001: “La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al Parágrafo 1.c. de la Política pudieran servir como prueba de derechos o intereses legítimos del registrante respecto del nombre de dominio. Para probar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos es evidente que un demandante usualmente poco podrá hacer más [que] negar derechos o intereses legítimos, dado que de otro modo se [le] requeriría la prueba de hechos negativos. Es el demandado quien al respecto está en mejor situación de producir prueba a su favor, por ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del Parágrafo 1.c. de la Política. Como el Demandado no ha efectuado presentación alguna en este procedimiento, el Panel no puede sino inferir que su inacción contribuye a darle la razón a la Demandante.” Considero que el mismo razonamiento se aplica a este caso.

Por otra parte, el uso sin autorización alguna de la marca CONSTRURAMA por el Titular impide considerar que el mismo tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Ver sub-sección C infra.

En consecuencia, el Experto Único considera probado que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (Política, Artículo 1(a)(ii)).

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Es propio de la Política bajo “.MX” en su versión actual que, para evidenciar la mala fe, el promovente puede probar, o bien que el titular registró con mala fe el nombre de dominio, o bien que lo usa de mala fe. Esto es, la prueba puede ser indistintamente del registro o del uso de mala fe.

En la página 18 de la demanda el Promovente alega que el Titular utiliza el nombre de dominio de manera intencionada - y no autorizada por el titular de las marcas - con la finalidad de engañar a los usuarios de Internet, haciéndoles creer que existe un patrocinio, asociación, afiliación en el dominio <construrama.com.mx> por parte de CEMEX en virtud de que se emplean en el portal web las marcas “CONSTRURAMA” Y DISEÑO de propiedad de CEMEX.

El Experto considera que asiste razón al Promovente, puesto que con el Anexo 6 “A” y “B” de la demanda prueba mediante diligencia realizada con intervención del Corredor Público N° 50 de México D.F., Gerardo Francisco Saavedra Silva, de fecha 16 de agosto de 2004, que la pagina web del Titular, bajo el dominio <construrama.com.mx> exhibe textos junto con los que se utiliza servilmente la marca mencionada (con diseño) provocando la confusión del público consumidor.

Por ello, el Experto Único considera probado el uso de mala fe del nombre de dominio (Política, Artículo 1(a)(iii)).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 1 de la Política bajo “.MX” y los Artículos 19 y 20 del Reglamento para la Política bajo “.MX”, el Experto Único ordena que la titularidad del nombre de dominio <construrama.com.mx> sea transferida a la Promovente CEMEX TRADEMARKS WORLDWIDE LTD.

Roberto Bianchi

Experto Único

Fecha: 18 de octubre de 2004

Fuente: http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2004/dmx2004-0005.html