mercury.com.mx (Mexico) - Transferencia del Dominio - DMX2004-0006

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de C.V./ Marco Benitez Arteche

Caso No. DMX2004-0006

1. Las Partes

El Demandante es Ford Motor Company representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., con domicilio en México, D.F, México.

La Demandada es Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de C.V./ Marco Benitez Arteche, con domicilio en Jalisco, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mercury.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center de México, S.C. (NIC-México).

3. Iter Procedimental

La Demanda, conforme la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) (la “Política”), el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en “.MX” (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional del Centro OMPI de Arbitraje y Mediación (el “Centro”), se presentó ante el Centro el 11 de octubre de 2004. El 11 de octubre de 2004, el Centro envió a NIC-México, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día, el 11 de octubre de 2004, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de pago. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política , el Reglamento, y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de octubre de 2004. De conformidad con el párrafo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de noviembre de 2004. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de noviembre de 2004.

El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panel”) el día 22 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 9 del Reglamento. El Panel considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de las siguientes marcas registradas en México, entre otras, las cuales están principalmente relacionadas con automóviles y los servicios relativos a los mismos:

No. de Registro

Marca

Fecha de Registro

316577

MERCURY

3 de septiembre de 1986

729974

MERCURY

15 de enero de 2002

846307

MERCURY

13 de agosto de 2004

El nombre de dominio en disputa, <mercury.com.mx>, fue registrado el 25 de abril de 2004.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. Identidad o Semejanza en Grado de Confusión

El Demandante argumenta lo siguiente:

El dominio controvertido <mercury.com.mx> es idéntico en grado de confusión a sus marcas, puesto que los elementos “.com” y “.mx” no son suficientemente distintivos y son partes comunes en casi todos los nombres de dominio.

La marca “MERCURY” es notoriamente conocida por el público, y el Demandante presenta, como prueba para intentar acreditar esta afirmación, un estudio estadístico elaborado por la empresa GRUPO IDM, en donde se proporcionan detalles sobre el cuestionario y la muestra utilizados en dicho estudio. Algunos de los resultados reflejan que 56% de los encuestados asociaron la palabra MERCURY a un coche/auto; que el 80% de los encuestados relacionaron dicha palabra con automóviles, mientras que el 4% con cosméticos y el 16% restante con otros productos o servicios; y que el 68% de los encuestados reconocieron haber oído hablar de los automóviles MERCURY.

A.2. Ausencia de Derechos o Intereses Legítimos de la Demandada Respecto del Nombre de Dominio.

El Demandante presentó los siguientes argumentos:

Antes de que la Demandada recibiera cualquier notificación del Demandante, el nombre de dominio en disputa <mercury.com.mx> resolvía a un sitio Web en el que solamente se podía observar una imagen con la palabra “Mercury”.

Después de haber sido contactada por el Demandante, la Demandada sustituyó dicha imagen por una serie de “filminas” elaboradas con base en el programa Power Point de Microsoft, respecto de información de carácter aparentemente comercial.

La sustitución de la mencionada imagen por dichas filminas es sólo una maniobra de la Demandada para aparentar un uso legítimo, lo cual se confirma con los siguientes indicios:

- El título que aparece en la barra superior del navegador (Internet Explorer) al abrirse el sitio al que resuelve el dominio en disputa dice: “Banca Remota PC”, lo cual nada tiene que ver con el supuesto negocio que la Demandada pretende promocionar a través del nombre de dominio <mercury.com.mx>, puesto que la Demandada afirma que mediante dicho dominio promocionará un programa de software para la administración efectiva de la fuerza de ventas por Internet.

- El sitio Web que se despliega al teclear el nombre de dominio en disputa no tiene ninguna información de contacto (domicilio, teléfono, correo electrónico) para que el consumidor interesado pueda ponerse en contacto con la empresa para adquirir el supuesto programa de software que dice ofrecer la Demandada. Esto es una violación al artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente en México.

- El sitio Web de referencia, carece de logotipo, tanto del software como de la empresa, así como de cualquier tipo de información (nombre de la empresa que lo vende o distribuye, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, forma de contacto, etc.) para que el consumidor haga contacto con la empresa en caso de estar interesado por el supuesto software.

- Desde la primera comunicación enviada por el Contacto Administrativo de la Demandada, Sr. Benitez, al apoderado del Demandante (el 13 de julio de 2004) a la fecha de presentación de la Demanda, han transcurrido casi tres (3) meses sin que la Demandada haya modificado en lo absoluto el sitio con el dominio en disputa en el que pretende promocionar el software de referencia.

- Ningún comerciante o empresario con un interés legítimo en promover o comercializar un producto, publica una página de Internet SIN información que pueda conducir a la venta de dicho producto. No se puede vender sin publicar un precio, dirección, teléfono u otros medios de contacto para cerrar la transacción.

El Demandante ha realizado búsquedas de marcas y de reservas de derechos, y no ha encontrado ningún derecho exclusivo relativo a “MERCURY” respecto de las primeras o las segundas, cuyo titular sea la Demandada.

A.3 Registro o Uso de Mala Fe.

El Demandante ha presentado los argumentos señalados a continuación:

- La Demandada ha manifestado al Demandante que estaría en disposición de ceder el nombre de dominio controvertido <mercury.com.mx>, a cambio de USD 4,000.00 (cuatro mil dólares, moneda de curso legal en Estados Unidos de América), en virtud de los gastos en que había incurrido para promover su software.

Esta cantidad supera los costos diversos que están relacionados directamente con el nombres de dominio (Política, Párrafo 1.b) i)), puesto que el único costo asociado al registro de un nombre de dominio en el Registrador NIC-México es de USD 35.00 (treinta y cinco dólares 00/100, moneda de curso legal en Estados Unidos de América).

La Demandada, en su página inicial, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de la Demandada (Política, Párrafo 1.b)(iv).

Si bien los signos distintivos presentados con anterioridad no son idénticos, es notoriamente conocido que una de las marcas de la Demandante, FORD, es la línea de automóviles MERCURY. No es coincidencia que el titular use la palabra MERCURY encerrada en un óvalo azul, muy similar al logotipo y marca registrada FORD del Demandante.

La Demandada no ha registrado marca alguna relacionada con la palabra MERCURY, no cumple con las obligaciones de ley para informar y orientar a los consumidores, no ha modificado en lo absoluto el sition web con el dominio en disputa desde que fue contactado por el Demandante para solicitarle la cesión del mismo, y no es posible vender un programa de cómputo si no se tiene ningún tipo de dato de contacto, domicilio o precio publicado en el sitio Web donde se pretenda vender éste.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las argumentaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Cuestión previa

Debido a que la Demandada no ha presentado una contestación válida a la Demanda, en términos del párrafo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos del Demandante (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, 12 de agosto de 2002; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009, 29 de febrero de 2000).

Marco general

De conformidad con la Política, el Demandante deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Política, Párrafo 1.a)):

i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o semejanza en grado de confusión

El Demandante ha presentado pruebas suficientes para acreditar la titularidad de derechos marcarios respecto de la palabra MERCURY, derivados de tres registros de marca otorgados en México.

El Demandante también ha probado que la marca MERCURY es conocida e identificada por miembros del público consumidor en México, mediante un muestreo y una encuesta realizados en dicho país.

En la opinión de este Panel, el nombre de dominio en disputa <mercury.com.mx> es idéntico a la marca MERCURY del Demandante, puesto que tanto el primero como la segunda están compuestos de los mismos elementos, salvo por la adición en el primero del dominio de código de país (por sus siglas en inglés: ccTLD) “.mx”, y el dominio de nivel secundario (por sus siglas en inglés SLD) “.com”, inmediatamente después del ccTLD “.mx”, leyéndolo de derecha a izquierda. La adición de los mencionados ccTLD y SLD al nombre de dominio de la Demandada carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio <mercury.com.mx> de la marca MERCURY, debido a que dichos ccTLD y SLD no cumplen la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537, 6 de septiembre de 2002, ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834, 4 de septiembre de 2000).

Por tanto, el Demandante ha cumplido con el primer requisito de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el Párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que la Demandada tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Demandada no ha presentado formalmente su contestación conforme a la Política y el Reglamento, motivo por el cual dicha Demandada no ha alegado ni demostrado tener derecho y/o interés legítimo alguno sobre el dominio en disputa, en términos del Párrafo 1.c) de la Política.

La Demandada no ha contestado ni desvirtuado las aseveraciones del Demandante, en el sentido de que el único elemento que contenía el sitio Web de la Demandada, antes de ser contactada por el Demandante era la imagen de la palabra MERCURY encerrada en un óvalo de color azul (ver punto 5, supra), y que poco tiempo después de haber sido contactada por el Demandante, con motivo de la invitación que éste le hizo para cancelar el dominio en disputa, la Demandada almacenó o “subió” en el servidor correspondiente, respecto del sitio Web al que resuelve el dominio controvertido, una presentación en Power Point de Microsoft, relativa a un programa de cómputo para la gestión de ventas. Tampoco ha negado la Demandada la afirmación del Demandante respecto de que las anteriormente mencionadas acciones de la Demandada fueron simplemente “maniobras” de ésta para aparentar un “uso legítimo” del dominio en cuestión.

A la luz de lo anterior, y tomando en cuenta que la Demandada no ha controvertido ni negado las afirmaciones del Demandante en el sentido de que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del dominio <mercury.com.mx>, y a que la Demandada no ha invocado ninguno de los supuestos establecidos en el párrafo 1 c) de la Política, ni ha presentado formalmente en el presente procedimiento ningún argumento o prueba que permita a este Panel encontrar la existencia de derechos o intereses legítimos, y considerando que en virtud de Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk y precedentes similares (ver punto sobre Cuestión previa, supra) el Panel estima que el segundo requisito de la Política ha sido cumplido por el Demandante.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el Párrafo 1.b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Cabe mencionar que esta Política, es decir la relativa a disputas originadas con motivo de dominios con terminación .mx, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro ó uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del dominio para cumplir con el tercer requisito.

Aunque el presente Panel no está facultado, ni tiene competencia para decidir sobre la notoriedad de la marca MERCURY (ver, mutatis mutandis, The Nasdaq Stock Market, Inc., v. Hamid Reza Mohammad Pouran, Caso OMPI No. D2002-0770, 16 de octubre de 2002; ver también The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Global America, Caso OMPI No. DNU2002-0002, 14 de mayo de 2002), sí existen pruebas suficientes en el expediente que permiten acreditar que el Demandante tiene derechos exclusivos al uso de dicha marca, y que la misma goza de reconocimiento entre el público consumidor de México (ver puntos 5 y 6 A, supra). Dichas pruebas también permiten presumir que el Demandante ha hecho un uso considerable de la marca MERCURY en México.

Por tanto, el Panel ha arribado a una presunción iuris tantum de que la Demandada conocía o debía haber conocido la marca MERCURY del Demandante al momento de solicitar el registro del dominio controvertido. Esta presunción no ha sido desvirtuada por alegato o prueba alguna presentada por la Demandada. Debido a que la Demandada no ha acreditado tener derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa, y a que existe una presunción respecto de que dicha Demandada sabía o debió haber sabido respecto de las marcas del Demandante, aunado al hecho de que no existen en el expediente pruebas o explicaciones que permitan establecer que la Demandada hubiese registrado el nombre de dominio controvertido de buena fe, este Panel concluye que no existen motivos o razonamientos suficientes para determinar que el dominio <mercury.com.mx> fue registrado de buena fe.

Adicionalmente y en conjunción a la anterior presunción de conocimiento de la marca del Demandante, en vista de que la Demandada no negó ni desvirtuó la afirmación que hizo el Demandante, en cuanto a que la Demandada solicitó, a cambio de la transmisión del dominio en disputa, la cantidad de USD 4,000.00 (cuatro mil dólares, moneda de curso legal en Estados Unidos de América), alegando gastos de promoción de su supuesto programa de cómputo, y considerando que en virtud de Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk y precedentes similares (ver punto sobre Cuestión previa, supra) los argumentos del Demandante que no han sido contestados pueden calificarse de ciertos, la conducta atribuida a la Demandada por el Demandante cae dentro del supuesto del Párrafo 1.b)i) de la Política, referente a registrar un nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o cederlo al titular de una marca, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 (14 de enero de 2000); Educational Testing Service v. TOEFL, Caso OMPI No. D2000-0044 (16 de marzo de 2000); Jordan Grand Prix Ltd. v. Gerry Sweeney, Caso OMPI No. D2000-0233 (11 de mayo de 2000); y Capcom Co. Ltd. and Capcom U.S.A. Inc. v. Dan Walker trading as “Namesale”, Caso OMPI No. D2000-0200 (1 de mayo de 2000)).

Por tanto, el Demandante ha cumplido con el tercer requisito de la Política y el Panel determina que el dominio en disputa ha sido registrado o se usa de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 1 de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” y los Artículos 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <mercury.com.mx> sea transferido al Demandante.

Kiyoshi I. Tsuru

Experto Único

Fecha: 6 de diciembre de 2004

Fuente: http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2004/dmx2004-0006.html